선택발명의 특허성 판단에 대한 재검토

• Published in: 지식재산연구 Vol. 16; no. 4; pp. 79 - 118
• Main Authors: 서을수, Seo Eulsoo
• Format: Journal Article
• Language: Korean
• Published: 한국지식재산연구원 30.12.2021
• Subjects: double patenting; genus-species; LCM strategy; LCM 전략; Markush type formula; patentability; public domain; selection invention; 공중의 영역; 마쿠쉬 화합물; 법학; 상위개념; 선택발명; 중복발명; 특허성; 하위개념; genus-species; Markush type formula; LCM 전략; 상위개념; 공중의 영역; 중복발명; LCM strategy; 특허성; selection invention; 선택발명; public domain; double patenting; 하위개념; patentability; 마쿠쉬 화합물
• ISSN: 1975-5945; 2733-8487
• DOI: 10.34122/jip.2021.16.4.79

선택발명이라는 개념은 특허 실무에서 인정되어 온 것으로 선행기술로 공지된 상위개념에 속하는 하위개념 중 일부를 구성요소로 선택한 발명을 의미한다. 특허 실무에서 선택발명이 문제가 되는 것은 공지된 상위개념 일부를 구성요소로 선택한 것이 중복발명에 해당하는지이다. 주류적 입장은 선택발명은 중복발명에 해당하지만 그 현저한 효과로 인해 예외적으로 특허가 주어지는 것으로 본다. 그러나 선택발명은 특수성이 인정되는 예외적인 발명이 아니라 일반발명의 여러 모습 중 하나에 불과하다. 신규성은 특허법에서 정하고 있는 특허요건으로 청구된 선택발명의 구성이 이미 공중의 영역에 속해 있는 선행기술과 동일하다면 당연히 신규성이 없는 것이다. 진보성의 경우도 일반발명과 같은 기준이 적용되어야 한다. 구성의 차이에 관한 판단 없이 효과만을 살펴서 진보성을 인정할 수는 없다. 선택발명이 특히 문제가 되는 의약 분야의 경우 많은 제약기업이 신약 기술에 대한 특허 보호를 확장하기 위해 LCM 전략을 활용하고 있으며, 선택발명 또한 이러한 전략 중 하나이다. 제약기업들의 LCM 전략에 따른 과도한 특허 보호를 방지하기 위해서는 선택발명, 특히 의약 선택발명의 경우에도 특허성 판단의 일반원칙이 그대로 적용되는 것이 필요하며, 그리고 의약 선택발명은 공지된 화합물의 새로운 의약적 용도 내지 증가한 효과와 관련된 것이 대부분이므로 화합물 자체에 대한 특허보다는 적응증을 중심으로 한 의약용도 특허로 보호하는 것이 바람직하다. In Korea, the majority of the court cases and the commentators acknowledge that the selection invention is exceptionably patentable despite of its double patenting. However, the selection invention is not exceptional, but it is just one of the normal inventions. Whereas some countries have special rules or guidance for the selection invention, the majority of jurisdictions have no special rules or regimes for the selection invention without recognizing the concept of the selection invention at all. A key policy of the novelty requirement in the patent law is to keep a patent applicant from withdrawing a technology or knowledge already in the public domain. The same novelty requirement should thus apply squarely in the selection invention. The normal criteria of the inventive step should be also the relevant ones in the selection invention. The selection invention is also one of the typical LMC strategies of the pharmaceutical companies. The pharmaceutical selection invention should be also subject to the same patentability criteria as all normal inventions in order to prevent the pharmaceutical companies from deliberately extending their innovation’s life cycle for the longer time under their LMC strategy than its fair protection.