미국 판례상 발명의 성립성 - 연방대법원의 Prometheus 판결을 중심으로

• Published in: 지식재산연구 Vol. 7; no. 4; pp. 47 - 78
• Main Authors: 송재섭, Song Jaeseop
• Format: Journal Article
• Language: Korean
• Published: 한국지식재산연구원 30.12.2012
• Subjects: application of laws of nature; machine-ortransformation test; patent-eligibility; Prometheus Decision; Prometheus 판결; 기계 또는 변형 기준; 발명의 성립성; 법학; 자연법칙의 이용
• ISSN: 1975-5945; 2733-8487
• DOI: 10.34122/jip.2012.12.7.4.47

미국 특허법 제101조는 그 문언상 특허부여대상을 광범위하게 규정하고 있으나, 연방대법원은 오래 전부터 자연법칙, 자연현상 및 추상적 아이디어를 특허부여대상에서 제외하고 이들에 대해 예외적으로만 특허를 부여하여, 발명의 성립성을 한정하는 태도를 취하고 있었다. 이러한 연방대법원의 태도에 따라, 하급심 법원은 컴퓨터프로그램 관련 발명의 성립성을 판단하기 위한 기준으로 이른바 Freeman-Walter-Abele 기준을 수립하여 한동안 운용하였다. 한편 연방순회 항소법원은 2008년 방법발명의 성립성에 관해 이른바‘기계 또는 변형(machine-or-transformation) 기준’을 채택하였으며, 연방대법원은 2010년의 Bilski 판결에서 연방순회항소법원의 기계 또는 변형 기준이 방법발명의 성립성 판단에 유용한 도구가 될 수 있음을 인정한 바 있다. 그런데 연방대법원은 최근 다시금 발명의 성립성에 관하여 주목할 만한 Prometheus 판결을 내렸다. 이 판결에서 연방대법원은, 자연법칙을 내용으로 하는 발명이 특허를 받을 수 있기 위해서는“전체적인 발명의 내용이 자연법칙 자체에 귀결된다고 할 수 없을 정도로 다른 내용이 충분히 부가되어 있어야 한다.”는 기준을 제시하였는바, 이를 통해 발명의 성립성 여부가 여전히 특허부여 여부를 판단하기 위한 첫번째 요건으로 작용하여야 한다는 점을 확인하는 한편, 기계 또는 변형 기준을 엄격히 적용함으로써 자연법칙이나 추상적 아이디어 자체에 특허가 부여되어 독점권의 범위가 지나치게 넓어지고 장래의 혁신을 저해하는 결과가 초래되는 것을 경계하고자 하였다. 다만 연방대법원이 Prometheus 판결에서 성립성 인정 기준에 관한 구체적·세부적인 지침을 제시하지는 않았는바, 향후 특허상표청과 하급심 법원의 실무 운용이 주목된다. Although 35 U.S.C. 101 provides a broad patentable subject matter, the Supreme Court has long held that this provision contains an important exception that laws of nature, natural phenomena and abstract ideas are not patentable and these may be deserving of patent protection exceptively. According to such decisions, lower courts had established Freeman-Walter-Abel test and applied it for a while. Meanwhile, Court of Appeals for the Federal Circuit adopted machine-or-transformation test for patent-eligible processes in 2008, and the Supreme Court admitted that it is a useful tool for determining whether some claimed processes are patentable subject matter in 2010 Bilski decision. By the way, recently, the Supreme Court adjudicated again on the patenteligibility of processes in noteworthy Prometheus decision. In this decision, the Supreme Court held that the patent claims as a whole should add enough to their statements of the natural laws they recite, more than simply describe natural laws, to be qualified as patent eligible processes that apply natural laws. Through this decision, the Supreme Court ascertained that 35 U.S.C. 101 is still alive as the first test of patentability, and, by applying machine-or-transformation test narrowly, tried to avoid that too broad exclusive right is conferred or further innovation is inhibited as a result of granting a patent for laws of nature or abstract ideas themselves. But the Supreme Court didn’t present specific and detain guideline to determine patent-eligibility in Prometheus decision, so it is worth to watch future practices of PTO and lower courts.