일본 특허권의 지리적 효력범위에 관한 DWANGO 사건 대합의 판결 - 타다히로후미; Hirofumi Tada (지식재산연구, 2023)
일본 특허의 속지주의에 관한 DWANGO 지재고재 대합의 판결 일본의 지적재산고등재판소(이하, 「지재고재」라고 함.)는 2023년 5월 대합의로 일본 특허의 지리적 효력범위에 관하여 매우 중요한 판단을 내렸다(지재고재 2023년 5월 26일 판결·2022년(네) 제10046호). 이 판결은, 네트워크형 시스템의 특허발명에 대하여 외국의 서버로부터 일본 국내의 단말기로의 파일 송신행위가 시스템의 발명의 「생산」에 해당한다고 하여 특허권 침해행위라고 인정한 것이며, 일본 이외의 국가의 기업들에게도 그 영향은 크다. 이 판결은, 네트워크형 시스템 발명의 일본 특허법상의 「생산」(특허법 2조 3항 1호)으로서 침해행위에 해당하는지 여부는, ① 시스템 생산행위의 구체적 태양, ② 국내에 존재하는 시스템의 구성요소가 발명에서 수행하는 기능·역할, ③ 시스템의 이용에 의해 발명의 효과가 얻어지는 장소, ④ 시스템의 이용이 당해 발명의 특허권자의 경제적 이익에 미치는 영향 등의 사정을 종합적으로 고려하여 판단한다고 하였다. 당해 사안에서, 지재고재는 이들 사정을 고려한 후, 파일 송신행위가 일본 특허법상의 시스템의 「생산」에 해당한다고 판시하였다. 또한 이와는 다른 사건에서 지재고재는, 외국의 서버로부터 일본의 단말기로의 프로그램의 전송행위가 프로그램의 발명의 「제공」(특허법 2조 3항 1호)에 해당하고 장치의 발명의 간접침해(특허법 101조 1호)에 해당한다고 판단하였다(지재고재 2022년 7월 20일 판결·2018년(네) 제10077호). 따라서, 외국으로부터 일본으로의 파일이나 프로그램의 전송행위가 경우에 따라서는 일본 특허권의 침해행위가 될 수 있게 된다. 일본에서 네트워크 관련 특허를 출원할 때에는 이들 재판례를 근거로 한 클레임으로 하는 것이 바람직하다. 또한 외국으로부터 일본으로의 파일이나 프로그램의 전송행위가 일본 특허권의 침해가 될 우려가 있으므로 신중한 리스크 평가가 필요하다. In May 2023, the Intellectual Property High Court of Japan (“IP High Court”) issued a very important decision regarding the territorial scope of Japanese patents. In this decision, the court held that transmission of a data file from a foreign server to terminal devices in Japan constitutes “production” (Article 2(3)(i) of the Japanese Patent Law) of a network system invention and found patent infringement. In a separate case, the IP High Court also held that transmission of a program from a foreign server to terminal devices in Japan constituted “transfer” of program inventions (Article 2(3)(i)) and indirect infringement of device invention (Article 101(i)). Therefore, the transmission of a file or program from a foreign country to Japan may constitute an infringement of the Japanese patent under some circumstances. Thus, when filing a patent application for a network-related patent in Japan, it is recommended to make claims based on these court decisions. In addition, the transmission of a file or program from a foreign country to Japan may also constitute an infringement of a Japanese patent, and a careful risk assessment is recommended.