미국 특허소송에 있어서 판결의 효력 ―기판력 및 Kessler 법리에 관한 연방특허항소법원의 판결을 중심으로

• Published in: 지식재산연구 Vol. 15; no. 4; pp. 103 - 148
• Main Authors: 정상민, Jung¸ Sangmin
• Format: Journal Article
• Language: Korean
• Published: 한국지식재산연구원 30.12.2020
• Subjects: Claim Preclusion; Former Adjudication; Issue Preclusion; Kessler Doctrine; Res Judicata; 기판력; 법학; 쟁점배제효; 청구배제효; 케슬러 법리; 판결의 효력; Issue Preclusion; 케슬러 법리; 판결의 효력; Former Adjudication; 청구배제효; 쟁점배제효; Res Judicata; 기판력; Claim Preclusion; Kessler Doctrine
• ISSN: 1975-5945; 2733-8487
• DOI: 10.34122/jip.2020.15.4.103

연방특허항소법원은 기판력, 즉 청구배제효와 관련하여 청구가 본질적으로 동일한 경우 후소를 배제하고, 부수적 금반언, 즉 쟁점배제효에 관하여는 이를 특허소송에 적용함에 있어 대체로 분쟁의 일회적 해결을 중시하고 있다. 특허소송에 고유한 법리인 Kessler 법리는 연방대법원의 Kessler 판결(1907년)에서 유래한 것으로, 판결 이후의 행위에 대하여 청구배제효가 적용되지 않고, 요건을 흠결하여 쟁점배제효도 성립하지 않는 경우 발생하는 간극을 메운다. 그에 따라 승소한 제조자 및 소비자는 특허권자의 법적 괴롭힘으로부터 보호된다. 연방특허항소법원은 2014년 Brain 판결에서 Kessler 법리를 부활시킨 이후, 2015년 SpeedTrack 판결에서 제조자가 소송에 참가하지 않았더라도 소비자가 직접 Kessler 법리를 원용할 수 있다고 하고, 2018년 SimpleAir v. Google 판결에서 Kessler 법리는 청구배제효와 마찬가지로 청구항이 ‘본질적으로 동일한’ 경우에 한하여 적용된다고 하였으며, 나아가 2020년 Amazon의 소비자들을 상대로 제기된 In Re PersonalWeb 판결에서는 쟁점 배제효와 달리 전소에서 실체적으로 심리를 받지 않았더라도 Kessler 법리가 적용될 수 있다고 판단하였다, 그 배경에는 IT산업, 플랫폼 서비스의 발전 등이 자리 잡고 있는바, 특허권자가 불특정다수의 소비자를 상대로 재차 특허분쟁을 일으키는 것을 통제하는 법리로서 활용가치가 있다. The Federal Circuit(CAFC) applies Claim Preclusion in case of claims in both suits are essentially the same, but not to activity after the date of judgment. Also CAFC made a lot of ruling about Collateral Estoppel, i.e. Issue Preclusion in consideration of patent litigation. And there is a tendency to enlarge the application of Res Judicata for judicial economy. The Kessler doctrine, which is a unique law to patent litigation, originated from the Kessler v. Eldred, 206 U.S. 285(1907). The Kessler doctrine fills the gap left by both preclusion. The Kessler doctrine protect an adjudged non-infringer and its customer from repeated legal harassment. The Federal Circuit brings the Kessler doctrine to life in Brain Life(2014), and broadens application of the Kessler doctrine by empowering customers to invoke it in SpeedTrack(2015). In SimpleAir (2018), CAFC stated that the Kessler doctrine applies only if scope of patent claims in both suits are essentially the same, but In Re PersonalWeb(2020), the Federal Circuit said non-infringement need not be actually litigated to invoke the Kessler dictrine contrary to collateral estoppel. It could be valuable and useful as a legal principle to control patent disputes against an unspecified number of consumers again.