선택발명의 신규성·진보성 판단을 위한 선행기술의 인정범위

• Published in: 지식재산연구 Vol. 14; no. 4; pp. 169 - 212
• Main Authors: 박영규, Park Younggyu
• Format: Journal Article
• Language: Korean
• Published: 한국지식재산연구원 30.12.2019
• Subjects: Difficulty in selection; Effect; Olanzapine judgment; Prior art; Selection invention; The Genus-Species relationship; 법학; 상위개념과 하위개념의 관계; 선택발명; 선택의 곤란성; 선행기술; 올란자핀 판결; 효과
• ISSN: 1975-5945; 2733-8487
• DOI: 10.34122/jip.2019.14.4.169

현재 우리나라 하급심 법원에서는 “통상의 기술자가 선행발명으로부터 하위개념을 선택, 조합하여 선택발명에 이르는 것이 용이하지 않은 경우에는 일반 물질발명의 원칙이 적용되어야 한다.”는 입장, “선행문헌에서 당해 특허발명을 배제하는 부정적 교시 또는 시사가 있는 경우 등에 한하여 일반 물질발명의 원칙이 적용되어야 한다.”는 입장으로 나누어져 있다. 이에 본고는 주요 국가에서의 법리 및 실무, 선행문헌이 선택발명의 상위개념으로 인정될 수 있는 범위를 고찰하였다. 이를 통해, ① 미국, 유럽, 일본 등에서는 특별히 선택발명을 일반 발명과 달리 취급하고 있지 않고, ② 우리나라에서는 선택발명의 경우 일반적으로 구성의 곤란성이 없다고 추정하는 사고가 내재되어 있고, ③ 이러한 추정의 시발점이라고 할 수 있는 광학이성질체 발명의 경우 선행발명인 라세미체의 존재를 당연히 알고 있을 수밖에 없다는 점 등을 고려하여, 대법원이 선택발명의 경우 질적으로 다른 효과, 양적으로 현저한 차이를 구체적으로 기재하도록 요구하고 있다는 결론을 도출하였다. 이러한 점을 고려할 때, 신규의 유용한 화학물질을 제공하겠다는 점이 그 발명의 목적이 되고 제공된 화학물질 자체가 발명의 효과가 되는 경우에는 선택 발명 또한 물질발명으로 인정되어야 한다는 대안을 제시하였다. 결론적으로 선택발명의 경우, 일반식이 개별적인 조성물의 특허성을 부인하려면 통상의 기술자가 당연히 용이하게 당해 일반식으로부터 특정한 조성물을 도출할 수 있거나 명시적으로 특정되고, 개별적인 형태로 개시되어 있어야 할 것이다. In considering the genus-species relationship under the patent context, Germany and the United Kingdom are of the position that a patent application for all or a part of the subordinate concept(species) is assumed to have been disclosed, and as a result, the selection inventions were considerably restricted in the above jurisdictions. However, both of the countries have overcome the restrictions through the olanzapine judgment in Germany and the Dr. Reddy’s Laboratories decision in the U.K. The U.S. uses the term of “selection inventions” but does not present any unique standards for it. The subject-matter of selection inventions differs from the closest prior art in that it represents selected sub-sets or sub-ranges. For invertive step, it has to be considered whether the skilled person would have made the selection or would have chosen the overlapping range in the hope of solving the underlying technical problem or in expectation of some improvement or advantage. If the answer is negative, then the claimed matter involves an inventive step. In sum, there is no need to handle the selection inventions in a different manner from other inventions. The characteristic of the selection invention is the difficulty in selection and the examination or judgments involving the selection invention should be made in consideration of such characteristic.